Qué hacer cuando un dominio de internet perjudica a una marca

Mujer preocupada frente a un ordenador portátil. | Qué hacer cuando un dominio de internet perjudica a tu marca.

Es frecuente escuchar que los dominios son libres de registrar y no se realizan estudios antes de adquirirlos. Ello supone un riesgo importante dado que pueden asemejarse a marcas registradas. ¿Qué debemos hacer si un dominio de internet perjudica a nuestra marca?

Si un dominio tiene un parecido importante con nuestra marca registrada y nos está causando un perjuicio podremos actuar legalmente en base al artículo 34 de la Ley de Marcas:

Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

[…] 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

  1. Poner el signo en los productos o en su presentación.
  2. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
  3. Importar o exportar los productos con el signo.
  4. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
  5. Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
  6. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido. […]

Cómo un dominio puede perjudicar a nuestra marca

Para poder defender el “honor” de nuestra marca podemos recurrir a distintos procedimientos en función de lo que busquemos como resultado final, pero todos ellos deben tener unos requisitos para que prospere la demanda:

  1. El nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
  2. El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio;
  3. El nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

¿Cómo actuar?

Reuniendo estos requisitos podremos optar por diferentes vías:

  • Vía arbitraje OMPI/WIPO o Red.es (si se trata de un dominio con esta extensión).
  • Vía judicial (civil)

Dicho esto, valoremos las diferentes opciones:

Arbitraje

Presentaremos demanda y el Comité (organismos designados por Red.es o la propia OMPI) designará al experto que resolverá sobre la controversia. El plazo de resolución es breve.

En contra: los costes siempre van a cargo del denunciante. (Los costes del procedimiento son aproximadamente 1400€ por un.es y 1500$ ante la OMPI, más los honorarios del profesional que presente demanda)

A favor: Con la resolución, que es vinculante, podremos no sólo conseguir el cese en el uso, si no que recuperaremos el dominio, es decir, conseguiremos la titularidad.

Vía judicial

Podemos utilizarla en casos en que titular y Registrador tienen su domicilio en España (si este requisito no se cumple la dificultad será mucho más elevada).

A favor: el Tribunal es gratis (exceptuando los gastos de Abogado y Procurador), podremos pedir costas a la parte contraria en caso de estimación de la demanda. Podríamos incluir la reclamación de daños y perjuicios ocasionados y obtener resolución en un mismo procedimiento (El arbitraje no se pronuncia al respecto).

Por otro lado, no es necesario la mala fe en el registro y en el uso.

En contra: El procedimiento es más lento que ante la OMPI pero nos encontramos con que en vía judicial la sentencia no dictaminará la transferencia del dominio, únicamente la cancelación y el dominio volverá a estar disponible.

 

Resumiendo, en función del caso será más interesante una vía u otra, pero no debemos olvidar que si tenemos urgencia por los daños que el dominio está causando o lo importante es conseguir el dominio, la solución es un arbitraje. Siempre podremos iniciar la vía judicial posteriormente.

 

Sol Rebolledo
Abogada